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〈商品編號:M28419278〉
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美國專利申請實務Ⅰ

本書涵蓋美國專利申請實務的實體和程序方面的大部分重要議題
建議售價 $320
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2016年12月份新書推薦  
【書名】美國專利申請實務Ⅰ
◎作者:袁仁捷
◎開本:16開(19x26cm)
◎頁數:260
◎單/彩色:單色
◎裝訂:平裝
◎定價:320
◎ISBN:9789574341566
◎EAN:9789574341566
◎CIP:440
◎語言:繁體中文
◎出版日期:2016年12月
◎出版社:袁仁捷
◎類別:未分類 (專利; 美國)
本書涵蓋美國專利申請實務的實體和程序方面的大部分重要議題
【本書特色】
【本書簡介】
◎本書是從一項發明開始,中間經歷提出申請案和修正與答辯,及至獲准專利和專利行使等各個階段,依序寫成。
◎本書兼談申請案/專利的實質內容和程序事項。
◎本書也提到「發明人」、「讓與人」及「讓與人禁反言」等與發明人的切身利益相關的議題。

本書共分三冊,總計27章,超過700頁,兼談申請案/專利的實質內容(例如,「請求項的解讀方式」、「明確性」、「非顯而易知性」)和程序事項(例如,「加速審查」、「外國申請許可」、「與審查官訪談」、「資訊揭露義務」的「非相關人士提供資訊」),因此,不僅適合專利工程師閱讀,對程序人員也有幫助。此外,本書也提到「發明人」、「讓與人」及「讓與人禁反言」等與發明人的切身利益相關的議題,因此,也適合發明人翻閱。
美國專利申請實務Ⅰ_【贈閱版】電子書_發燒搶先看
http://jacob-tc.com/ebooks/Subscriptions.html
【作者簡介】
 袁仁捷
學歷:
 台灣大學電機系學士
 美國Worcester Polytechnic Institute電機碩士
經歷:
 遠見科技股份有限公司研發工程師
 北美智權股份有限公司專利工程師
 萬國專利商標事務所專利工程師
【作者序】
2007年有人在「哈今的專利自學手冊」上問:「請問誰有MPEP的中文版?」,接著有人回答:「據了解是沒有 因為翻出來會出人命…。」(見http://www.patent-tutorial.net/website/content/forum/2281)。的確,將MPEP翻成中文,是會出人命的。然而,將閱讀MPEP後的心得記錄下來,應該會對身體有益吧?而這就是本書出版的動機。
本書大體上是按照一項發明從萌芽(例如,「專利申請案的類型」、「適格的發明標的」、「請求項」)、成長(例如,「限選要求」、「申請案的修正」、「專利性要件」)、茁壯(例如,「核准與發證」、「專利的修正」、「重新發證」)、及至凋零(例如,「申請案與專利的放棄與復活」)等各個階段,依序編寫而成。讀者可從本書第1章讀起,也可從中挑選有興趣的章節閱讀。
本書兼談申請案/專利的實質內容(例如,「請求項的解讀方式」、「明確性」、「非顯而易知性」)和程序事項(例如,「加速審查」、「外國申請許可」、「與審查官訪談」、「資訊揭露義務」的「非相關人士提供資訊」),因此,不僅適合專利工程師閱讀,對程序人員也有幫助。此外,本書也提到「發明人」、「讓與人」及「讓與人禁反言」等與發明人的切身利益相關的議題,因此,也適合發明人翻閱。
本書自2007年著手寫起,其間經歷KSR International Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398 (2007)、Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010)、2013年的 Leahy–Smith America Invents Act (AIA)、Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 572 U.S. ___ (2014)、以及Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. __, (2014) 等對於專利實務有重大改變、並影響深遠的事件,而本書也就因為這些事件的相繼出現,必須不斷地修改。本書作者雖盡力校正,但本書的部分內容仍難免已經過時、或有所疏漏,望先進們能不吝提醒、指正。
【目錄】
美國專利申請實務I
第1章 專利申請案的類型
第2章 特殊審查程序
第3章 專利申請案的相關人士
第4章 適格的發明標的
第5章 請求項
第6章 請求項的解讀
第7章 特殊類型的請求項
美國專利申請實務II
第8章 限選要求
第9章 雙重專利
第10章 資訊揭露義務
第11章 不正行為
第12章 申請案的修正
第13章 請求項的要件-明確性
第14章 說明書的要件-書面描述、據以實施性、最佳模式
第15章 專利性要件-利用性
第16章 專利性要件-新穎性
美國專利申請實務III
第17章 專利性要件-非顯而易知性
第18章 核准與發證
第19章 專利的修正
第20章 重新發證
第21章 獲准後程序
第22章 申請案與專利的放棄與復活
第23章 與專利相關的理論
第24章 設計申請案
第25章 適格的設計標的
第26章 設計的專利性要件
第27章 設計專利的侵權認定

在In re Lund案 中,申請日為1959年8月6日的系爭第831,949號申請案是關於Substituted Dihydrobenzothadiazines;在該申請案的審查過程中,審查官引用於1963年6月25日發證的US 3,095,446(其說明書有記載“The present application is a continuation-in-part application of our application Serial No. 763,806, filed September 29, 1958 (now abandoned)”,以下稱該專利為連續案,而稱第763,806號申請案為母案),來否定該申請案的請求項2-4、15和16的專利性;審查官指出,儘管該連續案其本身並未記載該等請求項的技術特徵,但由於該母案的範例2有揭露該技術特徵,並且,該連續案有記載“The present application is a continuation-in-part application of our application Serial No. 763,806”,亦即,該母案的內容已被該連續案引用作為其參考內容(“the abandoned application has been incorporated by reference in the patent”),因此,該等請求項相較於該連續案,不具有專利性;然而,CCPA指出,該連續案的說明書中所記載的“The present application is a continuation-in-part application of our application Serial No. 763,806”,僅能讓該連續案的申請日提前至該母案的申請日,但尚不足以讓該母案的內容(例如,範例2)成為該連續案的一部分;CAFC接著提到,如果申請人想要讓該母案的內容也成為該連續案的一部分,則可加上 “incorporation by reference”敘述,例如,US 7,958,412的說明書應記載“This application is a continuation of U.S. patent application Ser. No. 11/431,437, filed May 9, 2006, which is a continuation of U.S. patent application Ser. No. 10/660,844, filed Sep. 12, 2003, U.S. Pat. No. 7,310,752. These applications are incorporated by reference herein in their entirety and for all purposes.”。
“incorporation by reference”(併入本文以作為參考文件)
在Advanced Display Systems v. Kent State University案 中,CAFC指出,「併入本文以作為參考文件」提供一種將不同文件的內容整合至主要文件(例如,專利或申請案)的方法,藉以清楚表明該內容就是該主要文件的一部分。須注意的是,該主要文件應特別指明其內所併入的是哪些內容,並且要標註這些內容在這些不同文件的哪個部分找得到。

申請人收到PTO所發出的審查意見通知書後,就算有提出與審查官面詢的請求,其仍然必須在規定的期限內提出回覆(reply) ,否則其申請案就會被視為放棄。
一位審查官對於訪談的看法
申請人在訪談期間,必須已有充分的準備,例如,已想好如何修正請求項、並提供為什麼修正後的請求項就會具有專利性的理由,而不要期望審查官會告知申請人應該如何修正請求項。如果申請人預備修正請求項、特別是大幅度修正請求項,則最好在訪談前,就先將請求項的修正本提供給審查官,因為不要期望審查官能在短短的30分鐘內,就能針對當場才看到的請求項,檢索到適當的先前技術,並進而作出准/駁決定;申請人也不要期望審查官就算未能當場決定,但其仍然可以在訪談結束後,再慢慢看申請人當場提供的資料,等有了決定後,再以電話通知申請人。此外,申請人在訪談前所提供的資料,最好儘可能詳盡,而不要因為擔心將來會受到審查歷程禁反言的限制,就只提供不夠完整的資料給審查官。
5.2 FAI試行計劃
前已言之,對於在FOAM發出前所請求的訪談是否核准,是屬於審查官的職權。然而,為了加快申請案的審查,PTO自2008年4月28日起,推動為期半年的FAI試行計劃,讓申請人得以在FOAM發出前,就有機會先與審查官訪談。由於成效不錯,因此,PTO至今仍持續推動FAI試行計劃。參與FAI試行計劃,不須繳交規費。
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